Lic. José Alejandro Santana Isaac
Abogado, especialista en Propiedad Intelectual
Socio de Bufete Lugo Lovatón
En memoria al Dr. Julio A. Brache Arzeno
Presidente Ad Vitam Fundador Grupo Rica
Una marca no solo funge como un identificador de origen de un producto o servicio que permite crear un vínculo entre el consumidor y el fabricante o proveedor. Constituye también un instrumento esencial en el mercado que hace posible que un producto o servicio cuente con su propia personalidad y posición en el comercio. Los esfuerzos que realice el propietario de una marca a favor de su producto son recompensados no solo en aspectos comerciales, en cuanto a sus ganancias o reputación en el público consumidor que pueda adquirir, sino también en cuanto a su protección legal en derecho de propiedad industrial. Esos esfuerzos representados por el uso duradero y extenso de una marca, los trabajos de investigación, desarrollo e innovación efectuados por su propietario, el ejercicio de protección y acciones legales administrativas, judiciales y extrajudiciales que se ejerzan, son algunos de los elementos que llevan a que una marca sea reconocida como marca notoria.
República Dominicana, un país con destacada economía en crecimiento ininterrumpido, no es ajena al posicionamiento adquirido de productos y servicios a nivel nacional e internacional y, por tanto, del reconocimiento de marcas notorias. Desde la concepción de la Ley Núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial se contempla la figura de notoriedad en marcas, como una vía de fortalecer el marco de derecho marcario en favor de productos y servicios dominicanos y extranjeros, y cuya aplicación se ha encontrado a cargo tanto de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) como de los tribunales dominicanos. Así nos encontramos con RICA, emblemática marca netamente dominicana, propiedad de Pasteurizadora Rica, S.A., que agrupa múltiples factores que la han hecho un referente empresarial tanto en el sector industrial como en derecho marcario, permitiendo su reconocimiento como marca notoria en varios rubros alimenticios.
La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) declaró la notoriedad de la marca RICA (DENOMINATIVA) mediante la resolución número 000439 de fecha 10 de noviembre del año 2023, para tres rubros del sector de alimentos y bebidas, a saber, leche y productos lácteos de la clase internacional 29, bebidas a base de cacao o chocolate de la clase internacional 30 y bebidas y zumos de frutas de la clase internacional 32. De esta forma RICA se convirtió en la primera marca dominicana en ser declarada notoria en más de una clase de la clasificación internacional de Niza.
La acreditación de notoriedad de la marca RICA no fue producto del azar, pues se estableció como resultado de una de las numerosas acciones legales que constantemente ejerce su propietario en contra de terceros para la protección de su marca. Anteriormente había recibido este reconocimiento mediante resoluciones como la número 0000877 de fecha 11 de agosto del año 2008 de la ONAPI, que puntualiza el alto grado de reconocimiento adquirido por los productos de la marca.
La marca notoria es definida por la doctrina como aquella que goza de un conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados, conocimiento al cual va adjunta una reputación importante[1]. En la Ley Núm. 20-00, modificada, el concepto de marca notoria se refiere a un signo conocido por el sector pertinente del público o de los círculos empresariales en el país, o en el comercio internacional, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido[2]. Su protección se encuentra amparada, además, en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el “Acuerdo sobre los ADPIC”), ambos de aplicación local.
La prohibición a terceros de adquirir la marca notoria se encuentra contemplada de igual forma en la ley, cuando dicha actuación fuese susceptible de causar confusión, un riesgo de asociación con ese tercero, un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario[3].
Así, la notoriedad es un estado de la marca que se instaura a través de su gran difusión y uso, y como resultado de esto, el carácter notorio de una marca se toma en cuenta con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor[4].
El carácter notorio de una marca le otorga una protección incrementada, que constituye una excepción al principio de especialidad. Supone una mayor rigurosidad en el examen de signos parecidos, para evitar que el aprovechamiento de terceros de manera indebida del reconocimiento logrado por el titular de la marca notoria, anclándose de forma injusta del éxito alcanzado gracias a sus esfuerzos[5].
En nuestro país la notoriedad de una marca solo es declarada mediante una resolución administrativa que resuelva un recurso contencioso, en donde quien alegue que su marca ostenta carácter de notoria debe depositar las pruebas que lo acrediten[6]. Se evalúa a través de la rigurosa aplicación adoptada por la ONAPI desde el año 2015 de la Recomendación Conjunta No. 883 de septiembre de 1999 relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por la Organización Mundial de Propiedad intelectual (OMPI) y la Asamblea de la Unión de París, que incluye una serie de seis factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, entre los cuales se encuentran el valor asociado a la marca, el grado de conocimiento de la marca y el uso extendido de la marca.
Las pruebas de notoriedad pueden consistir en facturas, encuestas y estudios de mercado certificados, publicidades, reconocimiento, presentaciones en ferias o exposiciones, estados de ventas y producción, uso y antigüedad de la marca y sus registros, y otras evidencias que determinen la incidencia del producto en función del mercado en el cual se desenvuelve[7].
La ONAPI considera la notoriedad como una condición dinámica que varía en el tiempo, por lo que ha adoptado que, una vez reconocida, la notoriedad de una marca tiene una duración de cinco años, a partir de la fecha de la publicación de la resolución definitiva que la establezca. Durante dicho periodo, el titular de la marca notoria no tiene la obligación de hacer esfuerzos en que se le acredite la condición de notoriedad a su marca[8].
El estatus de notoriedad de RICA refleja casi seis décadas de labor en el comercio de una marca que forma parte de la tradición y mesa dominicana, a cargo de su propietario, la empresa Pasteurizadora Rica, S.A. Hoy RICA representa grupo empresarial con más de medio siglo de experiencia en la rama alimentaria, incluyendo la industria de productos lácteos, jugos, alimentos y bebidas en el mercado dominicano. Con estrictas especificaciones, garantizan la calidad y frescura de sus productos y a la vez trabajan para mantener su liderazgo en productividad y servicio. El grupo inició el 10 de enero del año 1966 como el primer esfuerzo privado local tendente a la industrialización y procesamiento de leche y sus derivados, siendo uno de sus fundadores el Dr. Julio Brache Arzeno, médico, proveniente de una familia ganadera y agricultora[9], y cuya descendencia ha continuado de forma ejemplar con su legado.
RICA distingue como marca, entro otros productos, la reconocida LECHE RICA, que en distintas modalidades ofrece un producto de calidad que ha acompañado por generaciones a la familia dominicana, formando parte de una alimentación balanceada. Junto con este producto, se suma a la tradición dominicana el jugo de naranja RICA y la leche saborizada CHOCORICA, lanzados al mercado dominicano en el año 1970.
Su dominicanidad intrínseca, que no solo reposa en la mente de los consumidores locales o en las actividades de difusión que ha asumido la marca, ha sido instituida a través de la concesión de la licencia de uso del sello “Hecho en República Dominicana” o “Hecho en RD”, otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de la República Dominicana, como una vía para que consumidores en todo el mundo identifiquen la identidad de origen de los productos RICA, como producto dominicano.
La clara posición de ventaja competitiva que ha logrado la marca RICA y que es un factor determinante al momento de la declaración de notoriedad, se encuentra respaldada por certificaciones que avalan sus procesos, procedimientos y productos, gestiones operacionales orientadas a la calidad, eficiencia y efectividad, así como una cultura de innovación. Han considerado su posicionamiento estratégico en base a cuatro ejes fundamentales: cercanía, confianza, innovación y responsabilidad social[10]. Sus productos frescos, saludables y de calidad han llevado a que la marca RICA sea conocida en todo el territorio nacional, estableciéndose como uno de los principales productos de consumo dominicanos, gracias a la confianza de sus consumidores.
Otro aspecto relevante en el posicionamiento de notoriedad reposa en la tarea de innovación de la marca. Desde sus inicios, RICA ha desarrollado sus productos con miras a mejoras desde el momento de su fabricación hasta su consumo. Desarrollos en empaques de productos, siendo pioneros en la introducción al país de los envases de procedimiento UHT, tecnología LL para productos fríos, tapas “flexicap”, sistemas de envases PET, inclusión de gas natural y biomasa en sus producciones, desarrollo de diversidad de productos como maltas, leches evaporadas, quesos, ponches, yogur y hasta agua de coco, bebidas de almendras y compotas, manifiestan una diferenciación[11] en las operaciones a lo largo de los años de RICA, y un reflejo de la innovación como pilar de su quehacer comercial.
El liderazgo de la marca RICA en el mercado local se mostró nuevamente al recibir la aprobación de la primera emisión de acciones de renta variable en el país, a través del fideicomiso de oferta pública denominado “Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU”, por un monto de hasta ocho millones de pesos, hecho histórico para el mercado de valores de República Dominicana[12].
Lo anterior junto con su responsabilidad corporativa a través de Fundación RICA, como parte de sus iniciativas enfocadas en la educación, salud, desarrollo comunitario y medioambiental en la República Dominicana, arraigan el impacto de la marca en el territorio.
Los productos RICA son exportados a más de veinte países, entre Norteamérica, Suramérica, las islas del Caribe y hasta África, lo cual ha llevado a que su programa de protección de marca no se limite a la jurisdicción dominicana, sino también se extienda a cada uno de los países en donde comercializa y pretende comercializar sus productos. Su programa marcario se compone de una rigurosa defensa de sus activos intangibles, mediante acciones administrativas, judiciales y extrajudiciales en contra de cualquier tercero que reproduzca total o parcialmente la marca, tanto en República Dominicana como en el exterior.
La declaratoria de notoriedad de RICA por la resolución de la ONAPI núm. 000439/2023 es muy particular. El extenso fardo probatorio que conoció esta decisión estuvo compuesto, entre otras evidencias, por estudios que certifican el conocimiento de los consumidores de la marca RICA en productos lácteos, bebidas de chocolate y jugos de frutas, así como por numerosas premiaciones nacionales e internacionales, reconocimientos y rankings como marca que encabeza los productos lácteos y jugos en el comercio dominicano.
La resolución núm. 000439/2023 destacó que para el reconocimiento de marca notoria no solo basta acreditar considerables volúmenes de ingresos por los productos de la marca, pues debe de la misma manera comprobarse la posición contrastada de la marca frente a sus competidores directos, hecho que fue sobradamente demostrado por la marca RICA. Vemos como la posición de una marca frente a sus competidores en el mercado es esencial para la determinación de notoriedad de la marca.
A diferencia de recientes resoluciones que han declarado notoriedad de marcas nacionales e internacionales, el reconocimiento de notoriedad de la marca RICA por la resolución núm. 000439/2023 constituye una consolidación coherente en la actuación de la Administración Pública de la realidad del mercado dominicano en el sector de productos lácteos y jugos, cuya declaratoria no solo reposa, como se indica en la resolución, en la preferencia del consumidor, sino también en la posición ventajosa del titular de la marca frente sus competidores en el mercado.
RICA, como ha sido reconocido por los consumidores dominicanos, es una marca dominicana identificada de forma espontánea, una marca auténtica, confiable, de alto prestigio, de larga permanencia y tradición, una marca que despierta el orgullo nacional y marca país que, desde la perspectiva de derecho marcario, es un caso de éxito al declararse marca notoriamente conocida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). La labor del Estado Dominicano en salvaguardar los derechos marcarios de los actores del mercado local no solo debe limitarse en impedir un registro de marca idéntica o parecida a otra, sino también en otorgar la protección incrementada a aquellas marcas dominicanas que ostentan carácter de notoriedad, como se ha evidenciado con el exitoso caso de RICA, marca dominicana y notoriamente conocida.
Originalmente publicado en la revista institucional ONAPI INFORMA, edición 3, junio 2024, titulada “Propiedad Industrial: impulsando el emprendimiento, la innovación y la tecnología”. Disponible en: https://www.onapi.gov.do/images/pdf/Revistas/Revista%203ra%20Edicion.pdf
[1] Bertone, Luis Eduardo. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Derecho de marcas. Heliasta. 2da Edición. Buenos Aires. 2003. P. 109.
[2] Ley Núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, del 8 de mayo del año 2000. Artículo 70, literal j).
[3] Ibid. Artículo 74, literal d).
[4] Otamendi, Jorge. Derecho de marcas. Abeledo Perrot. 7ma Edición. Buenos Aires. 2003. P. 219
[5] Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). Resolución No. 000439 de fecha 10 de noviembre de 2023, página 13.
[6] Circular dictada por ONAPI en fecha 30 de noviembre del año 2009, publicada en el periódico El Nacional.
[7] Op. Cit. Resolución No. 000439 de fecha 10 de noviembre de 2023, página 10.
[8] Ibid. Página 13.
[9] RICA Una Trayectoria Empresarial. Impresión: Editora Amigo del Hogar. Santo Domingo, febrero 2020.
[10] Ibid.
[11] Moya Pons, Frank. RICA 50 Años de Historia. Impresión: Editora Amigo del Hogar. Santo Domingo, 2018.
[12] Redacción ElDinero. “Rica se estrena como la primera empresa en emitir acciones al público”. eldinero.com.do. 8 de abril de 2019. Disponible en: https://eldinero.com.do/81464/rica-se-estrena-como-la-primera-empresa-en-emitir-acciones-al-publico/. Fecha de consulta: 30 de marzo, 2024.
